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美國專利法改革最新動向
美國專利法改革2011年最新動向
國家知識產(chǎn)權(quán)局條法司：董 琤 李敬東 王韋瑋
2011年3月8日和6月23日，美國參議院、眾議院分別通過了題為《美國發(fā)明法案》的專利改革提案，對現(xiàn)行美國專利制度實(shí)施重大改革，旨在提高專利審批效率、更好保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造者權(quán)益。這標(biāo)志著自2005年以來的美國專利法改革終于取得了實(shí)質(zhì)性突破。由于兩院批準(zhǔn)的提案內(nèi)容十分接近，并且奧巴馬政府已公開表明支持該法案的立場，故《美國發(fā)明法案》最終獲得批準(zhǔn)的希望大大高于以往。該法案是自1952年以來美國專利制度的最全面的改革，一旦經(jīng)總統(tǒng)簽署生效，將對美國的專利政策和實(shí)踐產(chǎn)生深刻影響。
2011年3月8日和6月23日，美國參議院、眾議院分別通過了題為《美國發(fā)明法案》的專利改革提案，對現(xiàn)行美國專利制度實(shí)施重大改革，旨在提高專利審批效率、更好保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造者權(quán)益。
專利法改革提案在參、眾兩院均獲得通過，標(biāo)志著自2005年以來的美國專利法改革終于取得了實(shí)質(zhì)性突破。由于兩院批準(zhǔn)的提案內(nèi)容十分接近，并且奧巴馬政府已公開表明支持該法案的立場，故《美國發(fā)明法案》最終獲得批準(zhǔn)的希望大大高于以往。該法案是自1952年以來美國專利制度的最全面的改革，一旦經(jīng)總統(tǒng)簽署生效，將對美國的專利政策和實(shí)踐產(chǎn)生深刻影響。 1
本次改革可以追溯到2003年2月，美國專利和商標(biāo)局（以下簡稱專利局）提出了《21世紀(jì)戰(zhàn)略計劃》，強(qiáng)調(diào)提高專利質(zhì)量和協(xié)調(diào)美國專利法與其貿(mào)易伙伴專利法的必要性。2003年10月，美國商務(wù)委員會提出題為《為了促進(jìn)創(chuàng)新：競爭和專利法律政策之間的適當(dāng)平衡》的報告；2004年美國國家科學(xué)研究院在對專利法進(jìn)行了全面詳細(xì)的研究后提出了題為《21 參議院提案S.23，America Invents Act；眾議院提案H.R.1249，
Leahy-Smith America Invents Act
1
世紀(jì)的專利體系》的研究報告。這些報告中提出了美國專利政策中存在的一些問題，如專利質(zhì)量、對自由競爭的不利影響等，為專利改革法案的提出提供了基礎(chǔ)。
與此同時，許多人認(rèn)為美國現(xiàn)行專利體系破壞了發(fā)明創(chuàng)新的平衡，大企業(yè)窮于應(yīng)付日漸增長的專利訴訟，無法集中精力創(chuàng)新，訴訟費(fèi)用占企業(yè)成本的比例顯著提高，正常的經(jīng)營活動受到嚴(yán)重干擾。另一方面，專利局積壓嚴(yán)重、審查期限長、授權(quán)專利存在問題。這些都促使人們提出對專利制度進(jìn)行改革的要求。
正是在這樣的背景下，“專利改革法案2005”于2005年6月正式向眾議院提出，該提案希望實(shí)現(xiàn)三個改革目標(biāo)：(1)提高專利質(zhì)量；(2)減少失控的專利訴訟；(3)將美國專利法和世界其他國家統(tǒng)一。該法案最終未獲得通過。2007年，改革法案在眾議院獲得通過，但在參議院遭到否決。2009年3月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，這一次，改革法案通過了參議院的審議卻未能在眾議院通過。2011年新會期才剛開始，美國參議院
該提案于3月8日獲得參議院通過之后，眾議院的《美就再一次提出2011年專利改革提案。
國發(fā)明法案》于3月30日正式提交審議。6月23日，眾議院投票通過了此項提案。參眾兩院通過的這兩項關(guān)于專利法改革的提案內(nèi)容基本相同，為形成最終的法案由總統(tǒng)簽署生效奠定了良好的基礎(chǔ)。 32
本次美國專利法改革提案（以下簡稱改革提案）主要涉及以下六個方面的內(nèi)容，即，與實(shí)體專利法相關(guān)的內(nèi)容、專利授權(quán)后的重審程序、專利申請授權(quán)程序的修改、專利局財政和機(jī)構(gòu)的改革、優(yōu)先審查及對小型實(shí)體的扶持措施，以及專利訴訟和管轄。 4
（一）實(shí)體專利法相關(guān)內(nèi)容
在實(shí)體專利法方面，改革提案帶來的主要變化是，將先發(fā)明制改為先申請制、取消現(xiàn)有技術(shù)的地域限制、調(diào)整寬限期的適用范圍、調(diào)整最佳實(shí)施方式的公開要求、取消在外國完成的發(fā)明作為現(xiàn)有技術(shù)的限制、調(diào)整關(guān)于先用權(quán)的規(guī)定。這些方面的改革與實(shí)體專利法的國際協(xié)調(diào)有密切聯(lián)系，改革結(jié)果將使美國的專利制度與各國專利制度趨于接近，也將為美國在實(shí)體專利法的國際協(xié)調(diào)中一貫的積極立場提供有力的支撐。
除此之外，實(shí)體專利法方面的改革內(nèi)容還涉及對商業(yè)方法專利的審視。 2
3 S.23。 H.R.1249 4 鑒于參眾兩院的提案內(nèi)容比較接近，本文一并進(jìn)行介紹
1. 發(fā)明人先申請制 (first inventor to file)
美國專利制度中的先發(fā)明制將改為先申請制。要求保護(hù)的發(fā)明的“有效申請日”定義為申請的實(shí)際提交日。隨之進(jìn)行的相應(yīng)修改是，現(xiàn)行的“抵觸程序”（interference，確認(rèn)誰為先發(fā)明人的程序）將會取消，代之以“溯源程序”（derivation，確認(rèn)先申請人的發(fā)明是否源自后提交申請的發(fā)明人）；“專利上訴及抵觸委員會”將更名為“專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）”。另外，改革提案要求“小型企業(yè)管理委員會”就取消先發(fā)明制的效果進(jìn)行研究并向國會提交報告。
世界上絕大多數(shù)國家都采用先申請制，唯有美國目前仍采取先發(fā)明制，即專利授予最先做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。鑒于專利法國際協(xié)調(diào)的要求，并且美國眾多的申請人也在國外申請專利，已經(jīng)熟悉和習(xí)慣先申請制的要求，因此2005的改革法案中就提出將先發(fā)明制改為先申請制。盡管美國國內(nèi)仍有對先申請制的質(zhì)疑，擔(dān)心影響小發(fā)明人的利益，在改為先申請制的問題上爭論并不很大，但提案仍要求對改革的效果提交報告。
2. 寬限期
現(xiàn)行美國專利法的寬限期是12個月，可以享受寬限的行為不限于與發(fā)明人自己有關(guān)的行為。改革提案沒有修改12個月的期限，但將不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的公開行為修改為限于發(fā)明人或共同發(fā)明人自己進(jìn)行的公開行為，或者直接或者間接源自發(fā)明人的公開行為。
目前世界各國有關(guān)寬限期的規(guī)定各有不同，區(qū)別主要體現(xiàn)在寬限期的時間長度和適用范圍。在時間上，各國分別規(guī)定在申請日或優(yōu)先權(quán)日之前的6個月或12月內(nèi)；在適用范圍上，美國的范圍最寬，包括任何人進(jìn)行的發(fā)表、公開使用等任何公開行為；我國及許多歐洲國家所適用的范圍較窄，只有申請人在特定的展覽會或?qū)W術(shù)會議上的公開行為及未經(jīng)申請人同意的公開行為才能享受寬限期；還有一些國家，包括日本、韓國、俄羅斯及多數(shù)非洲和拉美國家，將該范圍限于發(fā)明人公開及源于發(fā)明人的公開行為。美國專利法此次修改之后，在寬限期的規(guī)定上與日、韓、俄等國靠近。另外，近年來歐洲一些國家也主張將寬限期的范圍擴(kuò)展到發(fā)明人的公開行為及源于發(fā)明人的公開行為。
3. 擴(kuò)大現(xiàn)有技術(shù)范圍
改革提案提議修改美國專利法第102條有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)的規(guī)定，現(xiàn)行條款中規(guī)定世界范圍內(nèi)的以專利、公開出版物形式公開以及美國境內(nèi)公開使用、銷售而公開的技術(shù)構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。改革提案取消了地域的區(qū)分，即世界范圍內(nèi)以專利、公開出版物、公開使用、銷售或者其他方式為人所知的技術(shù)均構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。
這一修改與世界各國的專利制度的發(fā)展趨勢是一致的。
4. 關(guān)于公開的要求
按照現(xiàn)行美國專利法的規(guī)定，專利說明書中需記載“最佳實(shí)施方式（best mode）”，這一要求既是授權(quán)條件之一，也可作為無效或者使專利權(quán)不能行使的理由。提案保留了公開最佳實(shí)施方式的要求，但不再將其作為無效或者使專利權(quán)不能行使的理由。
這一修改使美國的專利制度與其他國家的做法趨于一致。
5. 關(guān)于先用權(quán)制度
美國發(fā)明人保護(hù)法案1999規(guī)定了“第一發(fā)明人抗辯”規(guī)則，即所謂的先用權(quán)原則。根據(jù)美國專利法第273條，某些情況下在先發(fā)明人雖然喪失了獲得專利權(quán)的機(jī)會，但是可以在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施該專利技術(shù)，而不視為侵犯專利權(quán)。但這種“第一發(fā)明人抗辯”僅適用于商業(yè)方法。
改革提案建議將此先用權(quán)原則從商業(yè)方法擴(kuò)展至在美國進(jìn)行的各種商業(yè)使用行為。但是，這種商業(yè)使用須早于申請日之前1年或者享受寬限期的行為之前1年，以較早的時間為準(zhǔn)。此外，改革提案中要求專利局研究其他國家的先用權(quán)制度并提交報告。
改革提案對先用權(quán)的修改從某一角度擴(kuò)展了先用權(quán)的范圍又從另一角度限制了先用權(quán)的范圍，體現(xiàn)了先用權(quán)與寬限期規(guī)定的銜接。對于采取較寬范圍寬限期的國家，在申請日之前12個月內(nèi)由發(fā)明人進(jìn)行的公開行為或從發(fā)明人處了解發(fā)明或經(jīng)其允許的人進(jìn)行的行為均可以享受寬限期，則發(fā)明人在公開其發(fā)明時就沒有喪失取得專利權(quán)的后顧之憂。但是如果別人由此獲知了發(fā)明并投入使用而能夠享受先用權(quán)的話，則對發(fā)明人不利，因此日本等采用此類寬限期制度的國家規(guī)定，先用權(quán)限于在申請日之前獨(dú)立完成的發(fā)明。本次改革提案中對先用權(quán)的限制保證了發(fā)明人享受寬限期的權(quán)益。
6. 刪除對在外國完成發(fā)明創(chuàng)造的限制
改革提案刪除了現(xiàn)行美國專利法第104條和157條關(guān)于在外國完成的發(fā)明創(chuàng)造的規(guī)定，即所謂的“Hilmer原則”。該原則限制在外國完成的發(fā)明創(chuàng)造的現(xiàn)有技術(shù)效力，與其他國家的普遍實(shí)踐不相一致。
7. 對商業(yè)方法專利的審視
改革提案要求專利局建立一個過渡期為10年的授權(quán)后重審程序，以特定的標(biāo)準(zhǔn)和程序重新審視商業(yè)方法專利的有效性。此外，提案中還規(guī)定，在評價發(fā)明的新穎性、非顯而易見性時，任何用于降低、避免或者延緩納稅責(zé)任的策略將被視為不足以使要求保護(hù)的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別，實(shí)際上這就意味著此類發(fā)明不能被授予專利權(quán)。
這兩個修改建議顯然與Bilski案件的影響有關(guān)。美國一直堅持對專利法第101條可專
利的主題作最為寬泛的解釋，認(rèn)為除了自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念之外，一切皆可授予專利權(quán)。但實(shí)踐中出現(xiàn)的大量有問題的專利使許多人對商業(yè)方法是否應(yīng)被授予專利提出了質(zhì)疑。
（二）關(guān)于授權(quán)后程序
在美國，挑戰(zhàn)專利有效性主要在法院與侵權(quán)訴訟一并解決。1981年和1999年，美國先后建立了單方再審和雙方再審程序，希望利用行政途徑的高效性緩解專利確權(quán)的訴訟負(fù)擔(dān)。
本次改革提案建議，取消雙方再審程序（inter-parte reexamination），設(shè)立授權(quán)后重審程序（post-grant review）和雙方重審程序(inter parte review) 。
新設(shè)立的兩個程序的啟動時間和理由有所不同。啟動“授權(quán)后重審程序”的時間為專利授權(quán)之日起1年以內(nèi)，可以以任何無效專利權(quán)的理由啟動；而啟動“雙方重審程序”的請求則需在專利授權(quán)1年以后或者“授權(quán)后重審程序”終止之后方可提出，并且只能以專利或出版物為證據(jù)，以新穎性、非顯而易見性為理由。
兩個重審程序均由專利審判和上訴委員會審理。針對上訴委員會在上述兩種重審程序中作出的決定，均可向聯(lián)邦巡回上訴法院上訴。此外，提案要求專利局公示每個重審案件從啟動到作出書面決定所花費(fèi)的時間。
除上述兩程序外，改革提案還引入補(bǔ)充審查制度，允許專利權(quán)人請求專利局考慮、重新考慮或者更正與專利相關(guān)的信息。在補(bǔ)充審查中若發(fā)現(xiàn)新的關(guān)于專利性的實(shí)質(zhì)問題，則可以啟動再審程序。
如前所述，耗時、費(fèi)力、費(fèi)用驚人專利訴訟使許多大企業(yè)不堪重負(fù)，專利訴訟對正常經(jīng)營活動的嚴(yán)重干擾是此次專利法改革的重要動因之一。2005、2007、2009年的改革提案均涉及對專利局授權(quán)后程序的改革，分別提出了設(shè)立授權(quán)后異議（opposition）、重審程序（post-grant review）、撤銷程序（cancellation）的建議，體現(xiàn)出希望通過快捷高效的行政程序清除問題專利的迫切要求。此次提案將“雙方再審”一分為二，成為新的“授權(quán)后重審”及“雙方重審”程序，在時間安排上類似于我國已摒棄了的撤銷加無效的安排，但理由上則相反，授權(quán)后12個月內(nèi)可提出任何理由，12個月后提出的限于新穎性、創(chuàng)造性理由。但是總體上這一改革方案突顯的是對提高效率和降低成本的追求。利用行政機(jī)關(guān)便捷、高效的程序?qū)＠姞幱行Х至鞑⒀杆俳鉀Q，更好地維護(hù)權(quán)利人的權(quán)益并為自由競爭創(chuàng)作良好環(huán)境。
（三）專利申請的授權(quán)程序
為了提高專利權(quán)的授權(quán)質(zhì)量，改革提案針對專利申請的授權(quán)程序提出了一些修改建議，包括調(diào)整發(fā)明人宣誓或聲明的有關(guān)要求、允許發(fā)明人的受讓人提交專利申請，以及允許第三方在專利審查期間提交現(xiàn)有技術(shù)等。
（四）專利局的財政和機(jī)構(gòu)改革
1．賦予專利局更大的財政自主權(quán)
根據(jù)改革提案，專利局被賦予設(shè)立、批準(zhǔn)和收取費(fèi)用的權(quán)力，并取消了轉(zhuǎn)移費(fèi)用的制度。按照現(xiàn)行轉(zhuǎn)移制度，專利局所收取的專利費(fèi)用的一部分要被轉(zhuǎn)移給美國政府的其他機(jī)構(gòu)使用。提案還建議設(shè)立專利局公共事業(yè)周轉(zhuǎn)基金用以代替財政撥款，該基金不受財年的限制。此外，專利局還可以為參加知識產(chǎn)權(quán)項目的非聯(lián)邦雇員提供日常及差旅費(fèi)用，為行政法官設(shè)定工資標(biāo)準(zhǔn)。
提案要求專利局長每年向國會提交年度報告，內(nèi)容包括每年的支出計劃、預(yù)算及財務(wù)審計結(jié)果，專利局的運(yùn)行計劃、支出和人員狀況，專利局的長期計劃及進(jìn)展。
與美國專利局現(xiàn)行的財政政策相比，改革提案通過廢止費(fèi)用轉(zhuǎn)移制度，增加專利局的資金來源；通過設(shè)立周轉(zhuǎn)基金，增強(qiáng)資金運(yùn)作靈活度；通過賦予專利局設(shè)立某些費(fèi)用的權(quán)利，擴(kuò)大了專利局在財政方面的自主權(quán)。美國專利局長卡波斯在提案獲得眾議院通過的當(dāng)天即發(fā)表聲明，為眾議院允許專利局得到全部收費(fèi)而感到鼓舞。聲明中強(qiáng)調(diào)充足的資金支持對于專利局有效履行其核心任務(wù)至關(guān)重要。
2．設(shè)立衛(wèi)星局（satellite offices）
提案要求專利局在三年時間內(nèi)建立至少3個衛(wèi)星局（satellite offices）。目前首個衛(wèi)星局已在底特律成立，以美國黑人發(fā)明家“Elijah J. McCoy”命名。
（五）優(yōu)先審查及對小型實(shí)體的扶持措施
與2005、2007、2009的改革提案相比，2011提案中增加了數(shù)項關(guān)于優(yōu)先審查及對小型實(shí)體的扶持措施。
提案明確授權(quán)專利局可以制定規(guī)則，應(yīng)申請人的請求針對對經(jīng)濟(jì)或國家競爭力具有重要意義的專利申請進(jìn)行優(yōu)先審查。
針對小型實(shí)體，提案1. 進(jìn)一步明確小型實(shí)體和微型實(shí)體的定義，2. 允許專利局減少某些收費(fèi)以利于小型和微型實(shí)體提交專利申請，具體而言，維持對小實(shí)體主要費(fèi)用50％的減免，增加面向微型實(shí)體75％的費(fèi)用減免；3. 要求專利局利用可用資源設(shè)立監(jiān)察項目
（ombudsman program），為小型實(shí)體和獨(dú)立發(fā)明人提供與專利申請相關(guān)的幫助與服務(wù)；4. 要求專利局支持知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會建立公益項目，在財力上幫助財力不足的獨(dú)立發(fā)明人和小型實(shí)體；5. 對于政府與非盈利機(jī)構(gòu)就政府所有、承包商運(yùn)作的設(shè)施簽訂政府出資協(xié)議的情況，降低必須付給政府的收入比例（從75%降至15%），并相應(yīng)提高給予小型商業(yè)機(jī)構(gòu)的比例（從25%提高到85%）。 5
（六）專利訴訟及管轄
在2007、2009年的專利改革提案中，爭議最大并最終導(dǎo)致提案難以通過的內(nèi)容是侵權(quán)賠償數(shù)額的計算問題。此次提案中沒有再涉及這一問題，而是將其交由法院處理。有關(guān)專利訴訟及管轄的內(nèi)容在本次提案中涉及以下幾項，即，故意侵權(quán)的判定條件、錯誤標(biāo)識的處罰、取消各州法院對專利、植物品種保護(hù)或版權(quán)的法律訴訟的管轄權(quán)、賦予聯(lián)邦巡回上訴法院對專利或植物保護(hù)的上訴的獨(dú)有管轄權(quán)等。
美國專利法改革歷經(jīng)10年，終于迎來了最接近成功的時刻。參議院和眾議院先后于2011年3月8日和6月23日通過改革提案，目前正在對兩院提案進(jìn)行協(xié)商和調(diào)和，隨后的提案將提交美國政府審議，一旦經(jīng)奧巴馬總統(tǒng)簽署，此項自1952年來對美國專利制度最大規(guī)模的修改法案將生效實(shí)施，其必將對美國的專利政策和實(shí)踐產(chǎn)生深刻的影響。
5 美國專利法第202條（c）(7) （D）：要求只有經(jīng)過合理調(diào)查后不可行時，否則應(yīng)將主題發(fā)明許可給中小企業(yè)；（E）：如果是非營利機(jī)構(gòu)，就資助協(xié)議所規(guī)定的政府所有、承包商運(yùn)作的設(shè)施而言，要求 (i)在支付專利申請成本，許可成本，發(fā)明人工資，及支付主題發(fā)明管理而產(chǎn)生的費(fèi)用后，承包商在任何財政年度所獲得的許可費(fèi)或收入余額的最高相當(dāng)于該設(shè)美國專利法改革2011年最新動向施5％的年預(yù)算，應(yīng)由承包商用在科學(xué)研究、開發(fā)和教育設(shè)施，從而與該設(shè)施的研究開發(fā)使命和目標(biāo)一致，也可以用在可以增加該設(shè)施其他發(fā)明許可潛力的活動。倘若上述余額超過該設(shè)施年度預(yù)算的5％，則其超過部分的75％上繳美國財政部，剩余的25％用于(D)款中所述的相同目的；
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